ваш IT юрист, юридическое обслуживание IT 

LinkedIn

Предварительное патентование в США (Provisional Application)

Интерес к получению патентов в США со стороны как американских, так и иностранных заявителей очень велик. Так, на законодательном уровне права на объекты интеллектуальной собственности в Соединенных Штатах защищаются куда более эффективнее. Отсюда и спрос на патентование в США. Официальным органом, который регулирует вопросы регистрации и охраны интеллектуальной собственности, является USPTO (United States Patent and Trademark Office) — Бюро Патентов и Торговых Марок США.

Процедура патентования в США несколько отличается от системы патентования в других странах. Так, одним из главных отличий является возможность подачи предварительной заявки (provisional application) — получение патента на изобретение.

Особенности предварительной заявки (provisional application).

Локация. Первая особенность заключается в том, что предварительную заявку можно подать, как в Соединенных Штатах, так и находясь в Украине. Более того, заявку можно подать в электронном варианте. Для этого USPTO использует электронную систему подачи заявок — EFS-Web.
Правовая особенность (срок действия). Предварительная заявка позволяет зафиксировать дату подачи, т.е. она устанавливает дату приоритета для изобретения, что в последствии делает невозможным патентование аналогичного изобретения конкурентам.
Выдается provisional application на срок до 12 месяцев без права продления. Однако, Федеральный кодекс о патентах, торговых марках и авторских правах США, содержит ряд исключений, которые позволяют продлить срок предварительной заявки.
Сроки. Подача и рассмотрение предварительной заявки на патентование в USPTO занимает, в среднем — от 1 до 3 дней.
Через 3-5 недель по почте придет письмо с подтверждением о статусе поданной заявки.

Преимущества предварительной заявки (provisional application).

Во-первых, является паузой (отсрочкой) для того, чтобы обдумать на какой стадии готовности находится изобретение. Если времени достаточно, и завтра не нужно идти на встречу с инвесторами, не стоит начинать процесс патентования слишком рано.
Во-вторых, к оформлению заявки не очень высокие требования, она обеспечивает приоритет в патентовании, не рассматривается по существу (не проходят детальную экспертизу), и самое главное — не публикуется.
В-третьих, стоимость патентования — процедура не из дешевых. К примеру, в Европе стоит $8-10 тыс. (госпошлины), в США — от $2-3 тыс., в Китае, Корее — от $10 тыс. (в том числе, из-за перевода).
В тоже время, стоимость provisional application составляет, в среднем 140 — 200 долл. США. И к ней не так много требований, как к полноценной процедуре патентования.

Это оптимальный вариант для компаний и индивидуальных изобретателей, который позволяет на протяжении 12 месяцев изучить тенденции рынка, и привлечь инвесторов в свой проект, а в ином случае — отказаться от патентования.

Требования к предварительной заявке (provisional application)

Предварительная заявка должна содержать описание изобретения/дополнение (Provisional Patent Application) и заполненную форму установленного образца (Provisional Application for Patent Cover Sheet/SB16).

Заявка (Cover Sheet/SB16) имеет установленный формат и требования к заполнению изложены на основании Instructions PTA/SB16 U.S. Patent and Trademark Office; U.S. Departmet od Commerce.

Основным требованием в Заявке является то, что если у изобретения несколько авторов, они все должны быть внесены в список Inventor(s) — изобретатель(-и).

Дополнение (Provisional Patent Application), согласно федеральному кодексу о патентах, торговых марках и авторских правах США, содержит более либеральный характер. Описание изобретения, которое подается может быть в формате научной статьи, автореферата, диссертации, пояснительной записки.
Желательно также, чтобы заявка содержала иллюстрации, чертежи, формулы к изобретению, которые помогают понять его суть. Иллюстрации должны представлять собой черно-белые контрастные изображения. Фотографии имеет смысл особым образом растрировать, чтобы они были пригодны для распечатывания и ксерокопирования без существенной потери информации. Приложение должно быть в формате pdf.
Язык для описания изобретения может быть как английским, так и русским.

В дальнейшем, если предполагается получение патента по предварительной заявке, то она должна быть преобразована в обычную патентную заявку (Non-provisional Application или Utility Application), либо на ее основе должна быть подана частично-продолжающая заявка (Continuation-in-part Application). При этом приоритет заявки-наследницы устанавливается по дате подачи предварительной заявки, а вот дата начала действия патента будет отличаться: в случае преобразования в обычную патентную заявку он будет установлен по дате подачи предварительной заявки, а в случае частично-продолжающей заявки – по дате подачи самой частично-продолжающей заявки, что более выгодно с точки зрения срока действия патента, но может быть менее выгодно, если патент сразу после получения предполагается использовать для лицензирования или патентных споров.

Если предварительная заявка была подана не на английском языке, то при последующих манипуляциях до истечения 12-месячного срока необходимо будет представить перевод на английский язык.

“Подводные камни”

Простота подачи предварительной заявки делает ее экономичным и эффективным инструментом раннего патентования. Вместе с тем следует помнить и о присущих ей ограничениях. Для предварительной заявки нельзя получить приоритет по какой-либо ранее поданной заявке.

Предварительная заявка ограничена в выборе объекта патентования. Так, provisional application не может применяться по отношению к промышленным образцам и селекционным достижениям.

Важной особенностью является то, что в предварительную заявку нельзя внести изменения. Неполное раскрытие изобретения в описании и иллюстрациях предварительной заявки может привести к тому, что пункты формулы заявки-наследницы, признаки которых не раскрыты в предварительной заявке, будут иметь более позднюю дату приоритета при экспертизе, соответствующую дате преобразования или дате подачи частично-продолжающей заявки, что может привести к более поздней дате начала действия патента.

Законодательные особенности

Украинское законодательство демократично относиться к патентованию в иностранных организациях США. Закон Украины “О защите права на изобретение или полезную модель” не содержит строгих обязательств по отношению к изобретениям созданных на территории Украины.

Например, для изобретений, созданных на территории России, подача предварительной заявки в США (ровно как и подача заявки в любом другом государстве в обход Роспатента) нарушает действующее законодательство в сфере патентования изобретений или полезных моделей в иностранных государствах и в международных организациях и создает риск наложения штрафа; а в случае наличия в патентной заявке сведений, составляющих государственную тайну — также и риск уголовного преследования.

Данная статья не является юридической консультацией и имеет целью дать общую информацию о предварительном патентовании в США. Во избежания рисков связанных с отказом в получении provisional application и (или) продлении сроков, а также перед принятием любых решений, касающихся информации в этой статье, стоит обратиться за квалифицированной юридической помощью.

Задать вопросы можно здесь

Больше полезной информации:

Facebook     LinkedIn

Home База знаний Предварительное патентование в США (Provisional Application)